DARSTELLEN GEMEINSAME ERFINDER / ASSIGNEES - Teil 2: Was die Regeln sagen

Gary R. Maze, Maze IP Law, P.C. & Daniel J. Krüger, Ramey & Schwaller, LLP

Wenn ein Praktiker eine Patentanmeldung für zwei Parteien verfolgt, werden sie im Allgemeinen als gemeinsame Kunden betrachtet. [I] Wie in Teil 1 erwähnt, besteht die Gefahr, dass die Vertretung eines gemeinsamen Kunden gemeinsame Kunden ist, dass die Interessen dieser Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt unterschiedlich sein können . Die USPTO-Regeln beziehen sich nicht speziell auf die Pflicht eines Praktikers gegenüber gemeinsamen Kunden, die Miterfinder oder Mit-Beauftragte derselben Patentanmeldung sind, und lassen sich von den allgemeinen Regeln für Konflikte zwischen gleichzeitigen Kunden leiten. Regel 37 C.F.R. § 11.107 bezieht sich allgemein auf gleichzeitige Darstellungen, z. wenn die Vertretung eines Kunden einem anderen Klienten direkt entgegenstehen kann, wenn die Vertretung eines Klienten durch die Verantwortlichkeiten des Praktikers gegenüber einem anderen Klienten wesentlich eingeschränkt ist und / oder wenn die Vertretung eines Klienten die Geltendmachung eines Anspruchs durch einen Klienten gegen einen anderen beinhaltet Klient, der vom Praktiker im selben Verfahren vertreten wird, ohne nach vollständiger Offenlegung seine Zustimmung zu erhalten. In solchen Fällen kann Regel 37 C.F.R. Gemäß § 11.104 muss der Praktizierende:

jeden Klienten unverzüglich über Entscheidungen oder Umstände zu informieren, bei denen die Einwilligung des Klienten nach den USPTO-Regeln für professionelles Verhalten erforderlich ist; Konsultieren Sie [jeden] Kunden in angemessener Weise über die Mittel, mit denen die Ziele des Kunden erreicht werden sollen. halten Sie jeden Kunden auf dem Laufenden über den Status der Angelegenheit; umgehend angemessenen Informationsanfragen von [jedem] Kunden nachzukommen; und sich mit [jedem] Klienten über relevante Einschränkungen bezüglich des Verhaltens des Praktikers beraten, wenn der Praktiker weiß, dass der Klient eine Unterstützung erwartet, die nach den USPTO-Verhaltensregeln oder anderen Gesetzen nicht zulässig ist.

Darüber hinaus muss der Praktiker eine Angelegenheit so weit erklären, wie es vernünftigerweise erforderlich ist, damit jeder Klient fundierte Entscheidungen über die Vertretung treffen kann. (Ii) Weil ein Praktiker sich des Potenzials von Interessenkonflikten bewusst sein muss, Unwissen über einen tatsächlichen Konflikt ist keine Entschuldigung für die Nichteinhaltung von 11.104. [iii]

Bei den OED-Entscheidungen gibt es einige, wenn auch begrenzte, Leitlinien.

In einem Disziplinarverfahren, das teilweise nach den alten Regeln beschlossen wurde, verpflichtete ein hocherfahrener Patentanwalt in re Radanovic die Miterfinder gemeinsam bei einer nicht vorläufigen Anmeldung, ohne ein schriftliches Verpflichtungsschreiben zu erhalten. Kurz nachdem die Zulassungsbescheid erlangt worden war, kam es zu einem Streit um den Erfinderprozess, bei dem der Erfinder des Erfinders die Erfindungen der zulässigen Ansprüche allein geltend machte. Der Patentpraktiker versuchte, den Rechtsstreit beizulegen, indem er einen unabhängigen Dritten aufforderte, über die Frage des Erfinders zu entscheiden, und später versuchte er, die Parteien zu überzeugen, einer Mediation oder einem verbindlichen Schiedsverfahren zuzustimmen. Der genannte Miterfinder weigerte sich zu kooperieren und wurde weder über die Untersuchungsergebnisse (die feststellten, dass der genannte Miterfinder keinen erfinderischen Beitrag leistete) noch über die Bemühungen des Patentanwalts, die auf dieser Erkenntnis beruhende Erfinderin zu korrigieren, auf dem laufenden gehalten. Der Praktizierende behauptete, unter 37 CFR 1.45 (der verlangt, dass jeder benannte Erfinder zu mindestens einem der Ansprüche beitragen muss), glaubte er nicht, dass die genannten Erfinder wirklich unterschiedliche Interessen hätten, und die Vertretung des federführenden Erfinders sei „direkt nachteilig“ An den genannten Miterfinder. Dennoch verurteilte der OED den Praktizierenden öffentlich wegen Verstoßes gegen 37 C. F. R. § 11.107 (a).

Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. Ein jüngeres Beispiel, in Bezug auf Ramberg, betrifft einen Patentanwalt für Einzelpatienten, der eine gemeinsame Vertretung von Miterfindern bei einem vorläufigen Patentantrag übernommen hat, ohne einen schriftlichen Verpflichtungsbrief zu erhalten. Ein Unternehmen im Besitz von Inventor Nr. 1 wurde als Antragsteller für den vorläufigen Antrag ermittelt. Der Patentanwender reichte später eine entsprechende, nicht vorläufige Anmeldung für das Unternehmen ein und nannte Erfinder Nr. 1 als einzigen Erfinder. Erfinder Nr. 2 wurde von Inventor Nr. 1, der Firma oder dem Patentanwalt nicht über die Auslassung informiert. Kurz danach behielt Inventor # 2 denselben Patentanwalt unabhängig für die Eintragung einer Marke ein. Der Patentanwalt vertrat weiterhin beide Parteien, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte zu diskutieren und ohne die Zustimmung der beiden Parteien einzuholen. Als Ergebnis dieser Maßnahmen stellte der OED fest, dass der Patentanwalt 37 C. F. R. 11.107 (a) (1) & (2) und (b) (3) & (4) sowie 37 C.F.R. 11.104 (a) (1) - (5) und (b).

Praktiker sollten daher bei ACo / BCo-Vertretungen vorsichtig sein, die wiederholten Verweise auf Ziffer 11.104 (vernünftige Kommunikation, Konsultation und Einverständniserklärung) jedoch nicht als Schwellenwertkriterien interpretieren. Auch wenn sowohl ACo als auch BCo die potenziellen Konflikte in qualifizierter Weise vor Augen geführt haben, ihre Einverständniserklärung in einem notariell beglaubigten Dokument abgegeben haben und über alle Aspekte der Vertretung umfassend informiert wurden, bleibt der Praktiker anfällig für Interessenkonflikte [vi] Dementsprechend geben die Autoren respektvoll folgende Empfehlungen für ACo / BCo-Situationen ab:

1. Konsolidierung des Eigentums in einer einzigen Einheit, die der Praktiker dann vertritt. Bitten Sie beispielsweise BCo, ihr Eigentum an der Erfindung gegen eine nicht ausschließliche, bezahlte Lizenz an ACo abzutreten und vertreten Sie dann weiterhin ACo.

2. vertritt nur einen der gemeinsamen Abtretungsempfänger. Bereiten Sie eine Vereinbarung über ein gemeinsames Interesse zwischen ACo und BCo vor, in der die Parameter der Beziehung, einschließlich der Anforderungen für den Austausch vertraulicher Informationen, dargelegt werden, und stellen Sie klar, dass der Praktiker nicht Inventor B oder BCo vertritt. Nehmen Sie keine weiteren Schritte vor, bis der Vertrag von beiden Parteien unterzeichnet wurde.

3. Bei Nichtbeachtung eines der vorgenannten Punkte mit jeder Partei Verlobungsvereinbarungen abschließen, in denen unter anderem festgelegt wird, wie der Praktiker einen Interessenkonflikt erkennen würde und wie der Rückzug des Praktikers auf die Entscheidung des Praktikers abzielt

[i] Merck Eprova AG gegen ProThera, Inc., 670 F, Supp.2d 201, 211 (S. D. N. N. Y. 2009).

[ii] 37 C. F. R. §11.104 (b)

[iii] Siehe In der Angelegenheit von William C. Fuess, Verfahren Nr. D2015–08 (Erörterung der Auswirkungen, bei denen ein Erfinder einen Antrag abbrach, der andere Erfinder jedoch nicht zustimmte, wurde jedoch nie über den Abbruch informiert - „beide blieben als Die Mitklienten der Befragten, und sie hatten tatsächlich einen Interessenkonflikt. Angesichts des potenziellen Interessenkonflikts, ob er von einem tatsächlichen Interessenkonflikt wusste oder nicht, musste er die Regeln in Bezug auf jeden Kunden einhalten. “) .

[iv] Verfahren Nr. D2014–29 (USPTO, 16. Dezember 2014).

[v] Verfahren Nr. D2017–12 (USPTO, 14. Februar 2017).

[vi] Zum Beispiel scheinen Gerichtsbarkeiten in ihrem Bestreben, die Verbraucher zu schützen, die objektive Angemessenheit des Glaubens des Praktizierenden an ihre Fähigkeit, eine kompetente und sorgfältige Vertretung zu gewährleisten, in Frage zu stellen, wie in 11.107 (b) (1) vorgesehen.